Scegliere un nuovo marchio per contraddistinguere un prodotto e/o un servizio è un passo che va fatto con molta attenzione, tenendo conto di alcune regole fondamentali.

Prima di utilizzare un marchio occorre infatti valutarne la registrabilità e verificare gli eventuali impedimenti assoluti e relativi.

Un marchio per essere valido deve essere NUOVO, LECITO e dotato di CAPACITA’ DISTINTIVA.

CAPACITA’ DISTINTIVA

Il marchio deve essere originale, deve cioè andare oltre alla semplice descrizione dei prodotti/servizi. Un segno ha capacità distintiva quando è in grado di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa. Per ottenere questo risultato è buona regola preferire segni o parole di fantasia.

Segni o parole astratte, che hanno un significato del tutto diverso dai prodotti e/o servizi che identificano, sono solitamente quelle che danno origine a marchi forti, ovvero dotati di alta capacità distintiva e difendibili in modo più efficace da fenomeni di contraffazione.

Al contrario, segni o parole che presentano un immediato collegamento concettuale con i prodotti e/o servizi che identificano, sono solitamente quelle che danno origine a marchi deboli, ovvero dotati di limitata capacità distintiva e più facilmente imitabili dai concorrenti. Sul piano giuridico è assicurata una tutela più ristretta ai marchi deboli, limitata ai soli elementi che delineano l’aspetto generico o descrittivo del segno. La “debolezza” di un marchio fa quindi sì che possano coesistere altri marchi molto simili tra loro.

Per capire meglio facciamo alcuni esempi:

Marchi forti → Diesel (abbigliamento), Samurai (stuzzicadenti), Rolex (orologi), Nutella (crema spalmabile), Apple (computer e smartphone)

Marchi deboli → Benagol (prodotti ad uso orale), Pomito (conserve di pomodoro), ScarpaMondo (scarpe), Divani&divani (divani), RadioDeejay (radio) Talvolta accade che un segno nato debole possa diventare un marchio forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato, c.d. “secondary meaning”, ad esempio: Estathé, Oran-soda o Lemon-soda.

Al contrario, quando un segno nato forte perde la sua capacità distintiva e viene associato ad un’intera categoria di prodotti/servizi con le medesime caratteristiche, diventa di uso comune per effetto della c.d. “volgarizzazione”, ad esempio: Biro (penna a sfera), Thermos (contenitore che mantiene la temperatura di una bevanda), Nylon (tessuto sintetico), Premaman (abbigliamento da gravidanza), Paglia e fieno (paste alimentari).

Non è possibile registrare come marchio parole o segni che coincidono con il nome di un prodotto o di un servizio, c.d. “marchio descrittivo”. Tale marchio può essere censurato con il rifiuto o la nullità per mancanza di capacità distintiva, ad esempio: Bittér (aperitivi), Snack Master (prodotti alimentari), Electronica (prodotti di elettronica), Antico Forno (panetteria), figura di fragola per cocktail Fragolino.

LECITO e non ingannevole

Il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico (fascio littorio, stella BR) o al buon costume (comune senso del pudore) e non deve contenere elementi che possano ingannare il pubblico sulla provenienza, la natura e/o la qualità dei prodotti o servizi. Un tale marchio sarebbe infatti considerato “decettivo”, ovvero ingannevole e come tale sarebbe nullo, ad esempio: Granlana (filati sintetici), GranCuoio (calzature in materiale sintetico), Cotonelle (prodotti cartacei privi di cotone), “PoltroneSofà: gli artigiani della qualità” diventato “PoltroneSofà: autentica qualità” dopo l’esposto Codacons.

NUOVO

Il marchio è nuovo quando non è confondibile con marchi identici o simili già registrati (o depositati o molto diffusamente utilizzati), per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli che il marchio andrà ad individuare. Sfuggono da tale ultima limitazione i marchi notori o rinomati, ossia quei segni che godono di tutela “ultra-merceologica” caratterizzati da grande stima e riconoscimento nel pubblico, nonché da una forte reputazione, ad esempio: Coca-Cola, Gucci, Mercedes Benz, Rolex. In questi casi è esclusa la possibilità di utilizzare un marchio uguale o simile anche per prodotti o servizi non affini.

Prima di adottare un marchio è dunque consigliabile eseguire una ricerca di anteriorità per verificare la presenza di eventuali marchi altrui e altri segni distintivi anteriori identici o simili che potrebbero impedire la registrazione e l’uso del marchio.

La ricerca di anteriorità è pertanto uno dei passaggi più importanti e va fatta quanto prima, unitamente al parere di registrabilità redatto da un consulente esperto.

I risultati di tali ricerche devono infatti essere, a loro volta, elaborati ed esaminati per valutare se il marchio possiede tutte le caratteristiche per essere registrato, se è potenzialmente nullo o se esistono marchi già registrati che possono entrare in conflitto, consigliando la soluzione migliore.